馳名商標(biāo)認(rèn)定若干問題撰文：譚偉平 方青松 （廣東天倫律師事務(wù)所）前言：馳名商標(biāo)屬于企業(yè)的一種無形資產(chǎn)，蘊含著巨大的經(jīng)濟價值和市場潛力，對消費者具有很強的吸引力。在市場經(jīng)濟體制日益完善和市場競爭日趨激烈

馳名商標(biāo)認(rèn)定若干問題

撰文：譚偉平 方青松 （廣東天倫律師事務(wù)所）

前言：馳名商標(biāo)屬于企業(yè)的一種無形資產(chǎn)，蘊含著巨大的經(jīng)濟價值和市場潛力，對消費者具有很強的吸引力。在市場經(jīng)濟體制日益完善和市場競爭日趨激烈的今天，爭創(chuàng)馳名商標(biāo)已為企業(yè)所共識。

一、馳名商標(biāo)的界定

《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護規(guī)定》第二條規(guī)定：馳名商標(biāo)是指在中國為相關(guān)公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標(biāo)。相關(guān)公眾包括與使用商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者，生產(chǎn)前述商品或者提供服務(wù)的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關(guān)人員等。

二、馳名商標(biāo)享有的特殊保護

（一）未注冊的馳名商標(biāo)可以對抗他人的在后注冊商標(biāo)

對在類似商品（服務(wù)）上有復(fù)制、摹仿或者翻譯未注冊馳名商標(biāo)，容易造成混淆的標(biāo)志，不予注冊并禁止；已經(jīng)注冊的，依法予以撤銷。

（二）已注冊的馳名商標(biāo)可以享受跨類保護

對在不相同或者非類似商品(服務(wù)) 上復(fù)制、摹仿或者翻譯已注冊馳名商標(biāo)的標(biāo)志，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用；已經(jīng)注冊的，依法予以

撤銷。

（三）馳名商標(biāo)與企業(yè)名稱發(fā)生沖突時，該商標(biāo)可以得到特別保護

馳名商標(biāo)權(quán)利人認(rèn)為他人將其馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業(yè)名稱登記機關(guān)申請撤銷該企業(yè)的名稱登記。

（四）馳名商標(biāo)與域名發(fā)生沖突時，該商標(biāo)可以得到特別保護。

2001年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中規(guī)定，人民法院審理域名糾紛案件，對被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯的，對以商業(yè)為目的將他人馳名商標(biāo)惡意注冊的行為，應(yīng)當(dāng)適用相應(yīng)的法律規(guī)定；構(gòu)成不正當(dāng)競爭的，可以適用《民法通則》第4條、《反不正當(dāng)競爭法》第2條第1款的規(guī)定。

（五）馳名商標(biāo)在行政和司法程序中可以享受特殊便利

馳名商標(biāo)不僅是各級地方工商部門的保護重點，從而為權(quán)利人節(jié)約商標(biāo)保護成本，而且在商標(biāo)案件中，如果權(quán)利人可以提供該商標(biāo)曾被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的記錄，且要求保護的案件與已被作為馳名商標(biāo)予以保護的案件事實基本相同，而對方當(dāng)事人無異議或雖有異議但提不出否定該商標(biāo)馳名的證據(jù)材料，那么工商部門或人民法院可以依據(jù)該記錄不再審查，從而減輕權(quán)利人的舉證負(fù)擔(dān)，使馳名商標(biāo)得到及時和有效的保護。

三、我國馳名商標(biāo)認(rèn)定制度的發(fā)展

馳名商標(biāo)保護法律制度正式確立于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（下稱《巴黎公約》），但《巴黎公約》并未明確規(guī)定馳名商標(biāo)的認(rèn)定機構(gòu)，而是將它交由各國自主決定。我國對于馳名商標(biāo)的認(rèn)定大體上經(jīng)過了三個階段：

（一）群眾評選時期

1990年國家工商行政管理局出臺《關(guān)于大力加強企業(yè)商標(biāo)工作的通知》，該文件未把馳名商標(biāo)的認(rèn)定權(quán)劃屬任何國家職能部門，僅使用了個模糊的概念“公認(rèn)”，經(jīng)由諸如民間投票、消費者評議等方式進行認(rèn)定。代表性事件就是1990 年10 月，由《法制日報》、中央電視臺和《中國消費者報》等三家新聞單位主辦的“首屆中國馳名商標(biāo)（部分商品）消費者評選活動”，以此作為國家商標(biāo)局認(rèn)定馳名商標(biāo)的依據(jù)。

（二）行政認(rèn)定階段

從1993年《商標(biāo)法》第一次修改開始，采取“事先認(rèn)定、主動認(rèn)定、批量認(rèn)定”的原則，也就是在未發(fā)生商標(biāo)權(quán)爭議的情況下，由行政機關(guān)根據(jù)商標(biāo)權(quán)人的申請和商標(biāo)行政管理的需要進行認(rèn)定，并予以集中公布，以此作為商標(biāo)保護和處理糾紛的依據(jù)。

（三）行政、司法認(rèn)定結(jié)合制階段。

最高人民法院分別于2001 年7月和2002 年10 月公布實施的《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事

糾紛案件使用法律若干問題的解釋》，以司法解釋的形式確立了人民法院對馳名商標(biāo)的認(rèn)定權(quán)。國家工商行政管理總局也于2003 年4 月17 日根據(jù)《商標(biāo)法》及其實施細(xì)則頒布了新的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護規(guī)定》，在新規(guī)定中刪除了原來只有國家商標(biāo)局才是認(rèn)定馳名商標(biāo)惟一機關(guān)的內(nèi)容，并對馳名商標(biāo)的概念、認(rèn)定程序做了詳盡的規(guī)定。至此，初步形成了我國以行政認(rèn)定為主，司法認(rèn)定作為有效補充的馳名商標(biāo)認(rèn)定制度，并確立了“主動申請、個案認(rèn)定、司法終局、被動保護”的馳名商標(biāo)認(rèn)定的基本原則

四、司法認(rèn)定與行政認(rèn)定的區(qū)別

（一）認(rèn)定機關(guān)

1996年8月出臺的《馳名商標(biāo)暫行規(guī)定》中規(guī)定，國家工商行政管理局商標(biāo)局負(fù)責(zé)馳名商標(biāo)的認(rèn)定和管理工作。2002年出臺的《商標(biāo)法實施條例》有所改變，其第五條規(guī)定，在商標(biāo)注冊、商標(biāo)評審過程中產(chǎn)生爭議時，有關(guān)當(dāng)事人認(rèn)為其商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)的，可以相應(yīng)向商標(biāo)局或者商標(biāo)評審委員會請求認(rèn)定馳名商標(biāo)。

《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》明確規(guī)定，人民法院在審理相關(guān)案件中可以對涉及的注冊商標(biāo)是否馳名依法作出認(rèn)定。

（二）認(rèn)定范圍的不同規(guī)定

根據(jù)《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護規(guī)定》，商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會既可以對被申請的注冊商標(biāo)又可以對被申請的未注冊商標(biāo)是否馳名進行認(rèn)定。而根據(jù)《審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條以及《審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，僅僅及于注冊的馳名商標(biāo)，對于對未注冊商標(biāo)人民法院能否作出馳名認(rèn)定還缺乏相應(yīng)法律規(guī)定。

2006年4月，內(nèi)蒙古呼和浩特中級人民法院對蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司訴董建軍、白雪公主乳業(yè)有限公司商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭糾紛一案做出判決，并對蒙牛集團乳飲料上的“酸酸乳”未注冊商標(biāo)進行了司法認(rèn)定，認(rèn)定其為馳名商標(biāo)，由此，蒙牛集團“酸酸乳”商標(biāo)成為我國第一件司法認(rèn)定的未注冊馳名商標(biāo)。該案對未注冊商標(biāo)的司法認(rèn)定確屬開創(chuàng)先例

（三）適用情形

具體來說，行政認(rèn)定的申請情形一般包括：當(dāng)事人認(rèn)為他人經(jīng)初步審定并公告的商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條規(guī)定的；當(dāng)事人認(rèn)為他人已經(jīng)注冊的商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條規(guī)定的；當(dāng)事人認(rèn)為他人使用的商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十三條規(guī)定的情形的等等。而法院受理認(rèn)定申請的情形僅限于域名和商標(biāo)糾紛中。

（四）認(rèn)定期限

通過行政程序認(rèn)定馳名商標(biāo)需要6個月零6周（市級工商行

政管理部門受理后到報送省級工商行政管理部門的15個工作日，省級工商行政管理部門接卷到報送商標(biāo)局的15個工作日，商標(biāo)局受卷到作出行政裁定的6個月時限），較之單一通過商標(biāo)侵權(quán)糾紛提起民事訴訟程序認(rèn)定馳名商標(biāo)的6個月訴訟時限長出了6周。在實際操作中，通過商標(biāo)異議和爭議案件提起的行政認(rèn)定，如果對方當(dāng)事人有異議，提起行政訴訟，還需要更長的時間。顯而易見，司法認(rèn)定更為及時，而且根據(jù)《最高人民法院關(guān)于訴前停止侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為和保全證據(jù)適用法律問題的解釋》，馳名商標(biāo)權(quán)利人無疑能更早地維護自己的權(quán)益，而行政認(rèn)定此時卻是無法作為的。

（五）認(rèn)定效力

司法認(rèn)定與行政認(rèn)定最根本的不同在于司法認(rèn)定的終局性和被動性。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)案件有關(guān)管轄和法律適用范圍問題的解釋》的規(guī)定，法院有權(quán)對于國家商標(biāo)局的具體行政行為，商標(biāo)評審委員會做出的復(fù)審決定或者裁定的案件進行審查，上述機關(guān)對馳名商標(biāo)的認(rèn)定自然也包括在內(nèi)。因此，行政機關(guān)認(rèn)定的馳名商標(biāo)可能會被法院依據(jù)行政訴訟程序撤銷。

另一方面，假如商標(biāo)被工商機關(guān)認(rèn)定為馳名商標(biāo)，該行政行為對于其后發(fā)生的因域名、商標(biāo)侵權(quán)引發(fā)的訴訟并不具有必然的拘束力，法院可能因為對方當(dāng)事人提出異議而對馳名商標(biāo)重新進行審查，并根據(jù)情況來確定爭議商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)。

從馳名商標(biāo)認(rèn)定的終局效力來看，毫無疑問，司法認(rèn)定效力

高于行政認(rèn)定效力。

（六）風(fēng)險

根據(jù)《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護規(guī)定》第9條規(guī)定，商標(biāo)權(quán)人還得經(jīng)過1年的時間才能就同一商標(biāo)以相同事由提起認(rèn)定請求，如果當(dāng)事人在前一次認(rèn)定中的失敗緣由在于舉證方面的疏忽，那么當(dāng)事人在這1年內(nèi)欲以同一事由針對非同一的侵權(quán)主體提請行政認(rèn)定就不可能。

在司法認(rèn)定中就完全不同，法院在受理案件時雖然也要進行必要的審查，但由于司法認(rèn)定中當(dāng)事人不能將認(rèn)定商標(biāo)馳名列為一項訴訟請求，只能作為其主張的一個事實由法院確認(rèn)，很明顯在這種情況下法院是沒有任何根據(jù)而做出駁回起訴的裁定的。因此，即便在案件中沒有被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，但當(dāng)事人再次在其他案件中提請司法認(rèn)定不受期限的限制。

五、司法認(rèn)定注意的問題

（一）申請認(rèn)定馳名商標(biāo)不構(gòu)成獨立的訴訟請求

人民法院認(rèn)定馳名商標(biāo)，是作為審理案件需要查明的事實來看待的，當(dāng)事人只能在計算機網(wǎng)絡(luò)域名糾紛或者商標(biāo)侵權(quán)糾紛中作為主張的一個事實由法院確認(rèn)，不能將認(rèn)定商標(biāo)馳名列為一項訴訟請求。

（二）司法認(rèn)定啟動條件

法院認(rèn)定商標(biāo)馳名與否的出發(fā)點在于突破普通商標(biāo)權(quán)的保

護范圍，因此只有在依賴普通商標(biāo)權(quán)的規(guī)定不能制止侵權(quán)行為時，才存在由法院認(rèn)定商標(biāo)馳名與否的必要。具體指：

1、需要對未注冊卻馳名在先的商標(biāo)予以保護的情形

賦予未注冊馳名商標(biāo)以注冊商標(biāo)的權(quán)利，彌補注冊在先或使用在先原則可能造成的明顯不公平的后果，但不能實現(xiàn)與已注冊的馳名商標(biāo)一樣的跨類保護。

2、需要對注冊商標(biāo)跨類保護的情形

根據(jù)《TRIPS 協(xié)議》和《商標(biāo)法》的規(guī)定，只有馳名商標(biāo)能夠在跨種類的商品或者服務(wù)上獲得保護。因此，認(rèn)定域名與商標(biāo)之間，或者不同種類的商品或服務(wù)之間構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)或者構(gòu)成不正當(dāng)競爭的前提是認(rèn)定爭議商標(biāo)是馳名商標(biāo)。

3、涉及域名的侵權(quán)糾紛中需要認(rèn)定的情形

我國一些知名企業(yè)的字號、馳名商標(biāo)等陸續(xù)被他人注冊為域名，如長虹、同仁堂、全聚德、紅塔山等。特別是近年來，隨著我國馳名商標(biāo)的不斷增多，圍繞馳名商標(biāo)惡意搶注域名的不正當(dāng)行為不斷出現(xiàn)。瑞士的勞力士鐘表有限公司訴北京國網(wǎng)信息有限責(zé)任公司計算機網(wǎng)絡(luò)域名糾紛案是此類案件的典型代表。

4、不正當(dāng)競爭，或者侵權(quán)行為確實存在

如果被告注冊使用域名或者商標(biāo)的行為實質(zhì)上并不構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)人的侵害，則商標(biāo)權(quán)人的訴訟請求不會得到法院的支持，因此，作為案件事實之一的馳名商標(biāo)認(rèn)定也就無從談起。

（三）法院認(rèn)定馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)商標(biāo)法第14 條所規(guī)定的包括公眾對商標(biāo)的知曉程度、商標(biāo)使用的持續(xù)時間等規(guī)定，以及參照《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護規(guī)定》第3 條的規(guī)定，結(jié)合一般實踐，法院認(rèn)定馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)主要包括：

1、相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；

2、該商標(biāo)持續(xù)使用的時間和地域范圍及使用該商標(biāo)的商品涉及的區(qū)域；

3、該商標(biāo)的廣告投入及廣告宣傳的持續(xù)時間、等級、范圍；

4、該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護的歷史；

5、其它馳名的因素。