西南政法大學 法律碩士學院期末論文課 程： 知識產(chǎn)權法 題 目：論商標權與域名的權利沖突問題 班 級： 2009級四班

西南政法大學 法律碩士學院期末論文

課 程： 知識產(chǎn)權法 題 目：論商標權與域名的權利沖突問題 班 級： 2009級四班 姓 名： 魏振華 學 號：

2011年4月10日

寶潔公司訴上海晨鉉智能科技公司搶注域名不正當競爭行為案評

—論商標權與域名權的權利沖突

魏振華 (20090301801085) 法律碩士學院 09級4班

摘 要：本文主要介紹了域名的含義和法律性質，解釋了域名權與商標權產(chǎn)生沖突的形式和原因，最后為了減少兩者的沖突，對域名的注冊政策、以及與相關管理部門的協(xié)調等方面提出了幾點建議。對于解決產(chǎn)生的沖突，可以有司法和非司法的途徑。

關鍵詞：域名；商標；知識產(chǎn)權；權利沖突

一、域名權與商標權沖突的形式

1、域名注冊在先。是指域名所有人注冊域名之后，商標注冊人才對該域名具有標識性部分申請注冊商標并取得商標權，此時，商標專用權是不能延及到該域名的，因為域名是全球性的，無所謂地域性，商標則有嚴格的地域性，而且，域名注冊在先，受法律保護。

2、注冊的域名中含有他人注冊商標的名稱。域名與商標一樣，都有重要的識別價值，只是域名識別性的基礎是網(wǎng)絡空間。網(wǎng)絡用戶為拓展因特網(wǎng)業(yè)務，往往要在網(wǎng)絡上創(chuàng)建主頁，宣傳企業(yè)形象。而網(wǎng)絡用戶一般愿意選擇與其商標名稱相同的文字作為注冊和使用的域名，把商標上已建立的商業(yè)信譽拓展到網(wǎng)絡空間。如果域名注冊人所注冊域名的可識別部分與他人注冊商標的名稱相同或近似，域名所有人與商標權人就會發(fā)生爭議。根據(jù)商標法規(guī)定，商標專用權不能當然及于網(wǎng)絡空間，域名中包含他人的注冊商標并不會當然侵犯他人的商標權。但如果該域名使用不當，如域名所有人在以其域名為識別標志的網(wǎng)站上向消費者提供的商品和服務，與商標權人向消費者提供的商品或服務相同或類似，足以造成普通消費者對域名所有人與商標權人之間的誤認或誤解，則域名與商標的權利沖突不可避免。在這樣的情況下，主要適用保護公平競爭原則和保護在先權利原則。

3、惡意搶注域名。是指網(wǎng)絡用戶明知自己申請注冊的域名的識別成分與他人的注冊商標名稱相同，仍然予以注冊的行為。[1]通常有兩種情況：一是只搶注

域名而不使用，想通過轉讓來牟利，如美國麥當勞公司的域名曾被他人惡意搶注，而后公司花了800萬美元才得以購回; 二是搶注域名后使用它從事不正當競爭活動，如妨礙他人以屬于自己的商號、商標等進行注冊和開展網(wǎng)上活動。認定惡意搶注可以從幾個方面考慮：其一，域名與請求人的商標相同或混淆性相似; 其二是域名擁有人對域名沒有權利或合法利益; 其三，域名是被惡意注冊和使用的。

[2]這里的惡意可以從以下幾方面判斷：搶注行為是否具有牟利性質，實踐中一些搶注者搶注他人知名注冊商標后索以高價轉讓，其謀取不正當利益的意圖一目了然; 被搶注的商標的知名度如何，若是搶注馳名商標，就不能排除域名注冊人有利用他人馳名商標謀取非法利益的意圖。[3]當然在搶注域名中也存在著“善意行為”，即由域名命名中以外因素造成的如巧合、雷同等。

4、同一域名的標識部分存在多個注冊商標所有人。商標權的保護范圍以核準注冊的商標和核定使用的商品為限，在一般情況下商標權人不能排斥在不相同也不類似的商品上使用相同或近似的商標。現(xiàn)實中，在不同也不類似的商品或服務上有相同或近似的商標的現(xiàn)象比較多。[4]域名如以他人商標標識性文字注冊，就可能導致多個商標權人為同一域名的歸屬性發(fā)生爭議。解決這類爭議，應堅持保護在先注冊域名的原則來處理。

二、本案中將他人商標注冊為域名使用行為的判定

對此問題有兩種觀點。第一種觀點認為，我國《反不正當競爭法》沒有規(guī)定將他人商標注冊為域名使用的行為是不正當競爭行為，因此將他人商標注冊為域名使用不構成不正當競爭。

第二種觀點認為，不正當競爭行為千變萬化，新的不正當競爭行為層出不窮，《反不正當競爭法》不可能窮盡所有的不正當競爭行為的具體表現(xiàn)形式，不能因為反不正當競爭法沒有明文規(guī)定某一行為是不正當競爭行為，就認為此種行為不構成不正當競爭。對不正當競爭行為的具體表現(xiàn)形式不實行法定主義是世界各國反不正當競爭法的立法通例。同時，《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》第十條之二（2）規(guī)定，“凡在工商業(yè)事務中違反誠實的習慣做法的競爭行為構成不正當競爭的行為”；《中華人民共和國民法通則》第四條規(guī)定，“民事活動應當遵循誠實信用的原則”；《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條第一款規(guī)定，“經(jīng)營者在市場交易中，應當遵循誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德”。如果域名的注

冊使用人違反這些規(guī)定，將他人商標注冊為域名使用即構成對商標專用權人的不正當競爭。因此，根據(jù)以上法律規(guī)定的精神，在判定將他人商標注冊為域名使用是否構成不正當競爭時，應當同時考慮以下因素，只有同時具備以下四個條件，才構成不正當競爭。

（一）系爭域名的注冊使用人具有過錯?！督y(tǒng)一域名爭議解決政策》列舉了“過錯”的表現(xiàn)形式，可以作為參考。該政策第4條b 項規(guī)定，域名的注冊和使用具有惡意的證據(jù)如下，但又不限于以下情形：1。注冊或取得域名的目的主要是為了出售、出租或以別的方式轉讓給作為申訴人的商標權人或者申訴人的競爭對手，以獲得超過其取得域名所付出的成本的利益；2。域名注冊的目的是阻上商標權人用相應的域名來體現(xiàn)其標識3。注冊域名的目的主要是阻止競爭對手的經(jīng)營；4。域名持有人為盈利而使用域名，意圖吸引網(wǎng)絡用戶進入其網(wǎng)站或其他在線地址，采用了造成申訴人的商標與其網(wǎng)站或網(wǎng)址之間或與該網(wǎng)站或網(wǎng)址提供的產(chǎn)品或服務之間在來源、贊助人、附屬關系。認可關系上可能混淆的手段。此外，如果將他人的馳名商標或馳名商標的主要部分注冊為域名使用，也應當認定域名注冊使用人具有過錯。

（二）系爭域名的注冊使用造成了商標權人的損害。這種損害主要表現(xiàn)為系爭域名與商標權人的商標相同或混淆性相似，足以造成公眾對域名注冊使用人與商標權人的關系或對二者提供的商品、服務產(chǎn)生混淆和誤認。

（三）域名注冊使用行為與商標權人的損害結果有因果關系。即系爭域名的注冊使用行為是導致公眾對域名注冊使用人與商標權人的關系或對二者提供的商品、服務產(chǎn)生混淆和誤認的原因。

（四）系爭域名的注冊使用人對該域名標志不享有正當權利或利益?！督y(tǒng)一域名爭議解決政策》列舉了域名注冊使用人對該域名享有權利或正當利益的幾種情況。該政策第4條C 項規(guī)定，有下列情形之一，但又不限于下列情形，即證明域名持有人對域名享有權利或正當利益：l 。域名持有人在收到任何與本域名有關的糾紛的通知前，在提供商品或服務時善意使用或能夠證明準備善意使用域名或與域名有關的名稱；2。域名持有人已因域名而知名，即使其還未取得商標權；

3。域名持有人合理地非商業(yè)性使用或正當使用域名，并且不以盈利為目的誤導消費者或淡化商標。如果域名注冊使用人對其域名享有正當權利或利益的，則該

域名注冊使用人就不構成對商標權人的不正當競爭。

法院采納了第二種觀點。法院經(jīng)審理認為，晨鉉公司注冊家爭域名在主觀上具有明顯過錯，在客觀上足以造成公眾對雙方當事人關系的誤認，晨鉉公司在注冊系爭域名前對“safeguard”本身不享有正當?shù)臋嗬蚝戏ɡ?，因此晨鉉公司的域名注冊行為構成對寶潔公司的不正當競爭。

三、域名權與商標權產(chǎn)生沖突的原因：

1、域名主體的唯一性與商標主體多元性之間的矛盾。由于技術上的限制，在全球范圍內，域名是絕對唯一的，一個域名不可能由多個所有人同時各自享有，而商標不必如此，除馳名商標外，商標在不同類別的商品、服務上可以是相同的，又由于商標只在核準國內有效力，只要兩國未加入相同的商標國際條約或雙邊國際條約，則同一商標可同時并存于兩國的同種類商品服務上，正是由于這矛盾，擁有相同商標的主體不能同時各自擁有以該商標命名的同一域名，引起了商標和域名的沖突。常見的糾紛就是因特網(wǎng)用戶使用的域名正好是另一公司的注冊商標，甚者，同一商標的兩個合法擁有者都想以他們的商標做域名。

2、開放型注冊原則的結果。域名的申請是實行“先申請，先注冊”的原則。域名注冊機構僅對域名注冊申請人申請材料進行真實性審查，而不負責對域名是否侵犯他人在先商標專用權益進行實質審查，由此，域名注冊服務僅提供的是技術服務。如我國《互聯(lián)網(wǎng)域名注冊暫行管理辦法》23條規(guī)定“各級域名管理單位不負責向國家工商行政管理部門及商標管理部門查詢用戶域名是否與注冊商標或企業(yè)名稱相沖突，是否侵害了第三者的利益。任何因這類沖突引起的糾紛，由申請人自己負責并承擔法律責任”，這樣的規(guī)定雖然為了適應網(wǎng)絡化的發(fā)展，但也產(chǎn)生了弊端，因為這樣的規(guī)定也就意味著搶注人可以不受任何阻礙實施搶注行為，即無法有效地提前預防域名權和商標權沖突的發(fā)生。

3、商業(yè)利益的影響。域名本沒有任何商業(yè)價值，但隨著電子商務的發(fā)展，其商業(yè)價值日益顯現(xiàn)，它已經(jīng)成為企業(yè)商品、服務的電子商標，是知識產(chǎn)權的客體，代表了商譽，可以創(chuàng)造巨大利益的無形資產(chǎn)。與商標不同的是一個用于虛擬的網(wǎng)絡世界，一個用于真實的現(xiàn)實生活。然而，現(xiàn)有的商標商號是有限的，而域名不能重復，必然是有限的商標域名的供給與無限的域名需求發(fā)生矛盾，有些人

就以搶注來強占那些熱門的域名資源，而后賣給商標權人。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，商業(yè)利益的驅動，此類糾紛會有所增加。

4、法律體制不完善。我國現(xiàn)有的法律對域名與商標的糾紛問題還沒有明文規(guī)定，這使得對于域名的性質、域名與商標的關系存在很多模糊的認識和分歧由于沒有具體的操作方法、沒有明確的責任承擔方式、規(guī)則，也就無法形成法律的威懾作用并建立行之有效的預防機制。雖然我國也頒布了一些相關方面的法律法規(guī)，但總的來說數(shù)量比較少，而且面對急速發(fā)展的網(wǎng)絡世界，所制訂的法律法規(guī)又顯得相形見絀了。2001年最高人民法院《關于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》是目前唯一涉及域名糾紛的法律文件，相對快速發(fā)展的信息產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡經(jīng)濟，仍然缺乏力度。法律的不健全也是域名與商標糾紛產(chǎn)生并增加的原因之一。

四、沖突的預防機制及解決辦法

法律對于沖突的救濟有兩種，一是事前的預防，一是事后的補救。事前的預防對于雙方的損失都有好處，那么怎么建立相關制度來預防域名和商標之間的沖突，是下文所要討論的：

1、域名的注冊政策

上文已經(jīng)提及，現(xiàn)在的域名注冊是開放式的，而域名糾紛能否被預防，筆者以為與注冊政策有莫大的關系。域名注冊政策分為開放型、半限制型和限制型。開放型不對申請域名注冊者做資格限制，不對申請注冊的域名進行權利審查，注冊組織以“先申請”作為受理的原則; 半限制型對本國人不加限制，但要求非本國的域名注冊申請人提供證據(jù)，證明其對選擇的域名擁有權利。限制型實行嚴格的限制政策，僅允許本國人就其擁有的權利的名稱注冊域名，并做嚴格審查。[5]開放型的注冊政策是目前國際上普遍采用的注冊政策，但是這種注冊政策本身不利于預防域名糾紛，而從國際上的通行做法是通過域名注冊的格式合同來規(guī)制域名申請人的責任。

2、加強域名注冊管理單位與國家商標管理部門的合作

一方面，對馳名商標、商號對應的域名進行一定期限的預保留，另一方面通過國家商標局對注冊商標權利人進行法律宣傳，或者在權利人獲得商標權時告知權利人，他可以以商標的相關字母、數(shù)字等向有關機關申請域名，以開展網(wǎng)上經(jīng)

營活動，這么做最主要的目的是讓商標權人及時行使自己的權利。有時權利人可以通過訴訟程序，奪回自己的域名，但是花費大量的人力和物力，造成了浪費，所以通過事先的協(xié)調措施必不可少。

3、建立域名注冊管理單位的注冊檢索制度

現(xiàn)行的域名注冊申請比較寬松，域名注冊管理單位不負責向國家工商局的商標管理部門查詢用戶域名是否與注冊商標相沖突，這導致糾紛的頻繁產(chǎn)生。[6]筆者以為域名注冊管理單位應作出相關的審查，通過檢索來排除不應該被允許注冊的域名的注冊申請。

4、域名的終身制應該廢除

根據(jù)《中國互連網(wǎng)域名管理辦法》及其細則，只要域名一經(jīng)注冊成功，只要注冊人自己不放棄或域名沒有被撤消，該域名將一直有效。這樣的規(guī)則將導致域名的囤積現(xiàn)象。[7]如果實行續(xù)展制則可以減少搶注的發(fā)生。

上文主要論述的是預防機制，但是糾紛不可能沒有，糾紛出現(xiàn)后，如何解決沖突，在域名和商標的利益衡量中也是相當重要。

1、非司法途徑：主要是指由《中國互聯(lián)網(wǎng)絡域名管理辦法》《中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心域名爭議解決辦法》等一系列相關法規(guī)所規(guī)定的解決糾紛的機制，這些法規(guī)對非司法解決域名糾紛的程序和相關的機構設置等要求作出了一定規(guī)定：在域名解決中心接到投訴人投訴后，如果投訴書不符合解決辦法和程序規(guī)則有關形式要求，投訴人應該在中心有關修改通知送達日起五日內對投訴書修改，投訴書符合要求的情況下中心將在收到投訴人根據(jù)程序規(guī)則繳納的程序費用后3個工作日內將投訴書副本送達被投訴人，被投訴人應在投訴書副本送達日20個工作日內提交答辯書。投訴人和被投訴人應在其投訴書和答辯書中選定由一人獨任專家或三人合議專家組審理案件。[8]域名爭議解決中心應根據(jù)程序及時成立專家組。專家組在成立日起14日內作出裁決，中心應在收到裁決書后3個工作日內將裁決書送達雙方當事人及相應的域名注冊管理機構和域名注冊服務機構同時還規(guī)定了相關的執(zhí)行程序。

2、司法途徑：在提倡多種方法解決糾紛的基礎上，司法程序還是不可避免的。法院在審理這類糾紛中，認為某域名應當由哪方使用，可以決定由該方使用，在一定條件下，域名轉讓可予承認。對于責任形式有研究者認為我國信息產(chǎn)業(yè)和

電子商務正處于發(fā)展階段，網(wǎng)上交易的數(shù)量和標的金額都不大，對于侵權的應當主要為停止使用、撤銷等停止侵權的責任形式。對于賠償?shù)呢熑涡问?，特別是巨額賠償應當慎用。

參考文獻

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[7]李揚著：《網(wǎng)絡知識產(chǎn)權法》，湖南大學出版社，2002年2月。

[8]殷觀新、張穎、胡靜編著：《電子商務法律熱點》，廣東科技出版社，2001年1月。